Dobra nazwa marketingowa może być słabym znakiem towarowym

Jeżeli wybierasz nową nazwę marki na rynek polski lub unijny, może Cię zaskoczyć, że najlepsza nazwa z marketingowego punktu widzenia nie zawsze będzie jednocześnie najsilniejszym znakiem towarowym.

Dobra nazwa marki często od razu przekazuje klientowi pewną informację.

Może sugerować, co robi produkt, dla kogo jest przeznaczony, jak działa albo dlaczego jest użyteczny.

Z marketingowego punktu widzenia może to być zaletą.

Z perspektywy prawa znaków towarowych dokładnie ta sama cecha może jednak stać się problemem.

Im bardziej bezpośrednio nazwa informuje o właściwości danych towarów lub usług, tym większe jest ryzyko, że zostanie uznana za opisową albo w inny sposób pozbawioną dostatecznego charakteru odróżniającego, aby uzyskać ochronę jako unijny znak towarowy.

Powstaje więc napięcie, które founderzy i zespoły marketingowe nie zawsze dostrzegają na etapie tworzenia marki: nazwa może być skuteczna komercyjnie właśnie dlatego, że klient natychmiast ją rozumie, a jednocześnie z dokładnie tego samego powodu może być słaba pod kątem objęcia ją skuteczną ochroną prawną.

Przepisy dotyczące znaków towarowych pomijają kwestię, czy nazwa jest dobra marketingowo

Kiedy Polski Urząd Patentowy (“UPRP”) czy Europejski Urząd do spraw Ochrony Własności Intelektualnej (“EUIPO”) bada zgłoszenie znaku towarowego, nie rozstrzyga, czy nazwa jest:

• łatwa do zapamiętania;

• atrakcyjna;

• komercyjnie skuteczna;

• pomysłowa;

• już używana przez zgłaszającego;

• ani czy w działaniach marketingowych jest silnie kojarzona z daną firmą (co do zasady, jeśli zgłoszenie jest oparte o tzw. pierwotną zdolność odróżniającą, czyli tak jak w większości przypadków).

Jednym z istotnych pytań, które zadaje sobie urzędnik rozpatrujący zgłoszenie nowego znaku towarowego jest natomiast to, czy oznaczenie pozwala kupującemu odróżnić towary lub usługi zgłaszającego od towarów lub usług innych przedsiębiorców.

Przepisy dotyczące znaków towarowych wykluczają rejestrację znaków pozbawionych tzw. charakteru odróżniającego, przy czym oznaczenia składające się wyłącznie ze wskazówek mogących służyć w obrocie handlowym do określenia takich cech jak rodzaj, jakość, przeznaczenie, wartość, pochodzenie geograficzne lub inne właściwości towarów i usług (zwane oznaczeniami “opisowymi”) nie mogą zostać zarejestrowane na rzecz jednego przedsiębiorcy (który zgłasza znak), bo prowadziłoby to do pozbawienia innych przedsiębiorców możliwości używania tych oznaczeń i utrudniłoby wymianę handlową oraz komunikację z nabywcami.

To kryteria prawne, a nie kryteria brandingowe.

Zespół marketingowy może więc spojrzeć na nazwę i pomyśleć:

„Klienci od razu zrozumieją, co oferujemy”.

Osoba badająca zgłoszenie znaku może spojrzeć na tę samą cechę nazwy brandingowej i zadać inne pytanie:

„Jeżeli klienci odbierają tę nazwę przede wszystkim jako informację o produkcie, dlaczego jeden przedsiębiorca miałby uzyskać na nią wyłączne prawo, wykluczając innych?”

„Opisowy” nie oznacza po prostu „rodzajowy”

To ważne rozróżnienie.

Nazwa brandingowa nie zawsze musi być zwykłą słownikową nazwą produktu, aby spotkać się z zarzutem opisowości i odmową rejestracji jako znak towarowy.

Dobre pytanie w procesie wybierania nazwy brandingowej powinno być szersze: “czy oznaczenie przekazuje wyłącznie informację o właściwości towarów lub usług, dla których ma być chronione?”

Wytyczne EUIPO wskazują, że oznaczenia opisowe to takie, które jedynie przekazują informacje o właściwościach danych towarów lub usług. Oceny dokonuje się zawsze w odniesieniu do konkretnych towarów lub usług, dla których znak ma zostać zarejestrowany oraz sposobu, w jaki oznaczenie będzie postrzegał właściwy krąg odbiorców (w uproszczeniu nabywców/klientów). Ochrona prawna dla znaków towarowych nie jest absolutna (chyba, że znak jest tzw. znakiem renomowanym, jak na przykład IKEA czy Nike i uzyskał powszechną rozpoznawalność nawet wśród osób nie będących nabywcami mebli czy butów sportowych). Ochrona prawna dla znaku daje właścicielowi wyłączność używania go w obrocie handlowym dla jego towarów lub usług (względnie przez osoby przez niego upoważnione), zgodnie z wykazem towarów i usług załączanym obowiązkowo do zgłoszenia znaku. Czyli zgłaszając znak właściciel wskazuje, jakie towary i usługi zamierza nim oznaczać przez najbliższe 5 lat. Ochrona nie przysługuje na wszystkie możliwe towary i usługi, a wyłącznie na konkretnie wskazane przez właściciela.

Z tego względu producent obuwia sportowego wskaże w swoim wykazie towary, czyli “buty”, ale nie będzie mógł zarejestrować jako znaku towarowego oznaczenia “buty sportowe” ani “buty sport” czy “sportbuty”. Są to nazwy, które urzędnicy potraktują jako rodzajowe nazwy kategorii towarów, które powinny być dostępne do swobodnego wykorzystania dla wszystkich producentów obuwia i z tego względu nie mogą być znakami towarowymi.

Producent będzie również miał problem z zarejestrowaniem jako znaku nazwy opisowej, jak na przykład: “młodzieżowe buty sportowe” czy “lekkie buty sportowe”.

Będzie to dotyczyć nazw wskazujących na istotną dla nabywcy charakterystykę produktu, przykładowo:

• co robi produkt;

• z jakiej technologii korzysta;

• jakie jest jego przeznaczenie;

• jaką pożądaną cechę posiada;

• do jakiej grupy klientów jest kierowany;

• jaka jest jego zawartość;

• albo jaka jest inna istotna handlowo właściwość produktu lub usługi.

Founder wybierający nazwę brandingową dla swojego produktu czy usługi i zainteresowany jej skuteczną rejestracją jako znaku towarowego oraz skuteczną ochroną prawną na późniejszym etapie nie powinien więc analizować wybieranej nazwy wyłącznie pod kątem:

„Czy to jest rodzajowa nazwa produktu?”

a raczej zastanowić się nad tym:

„Co potencjalny nabywca produktu zrozumie, kiedy zobaczy tę nazwę w odniesieniu do konkretnych towarów lub usług?” Czy w jego świadomości nazwa pozostawi coś więcej niż tylko opis produktu?”.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, kiedy oznaczenie posiada charakter odróżniający (nie jest opisowe) i może uzyskać ochronę prawną jako znak towarowy, zobacz mój artykuł „Co sprawia, że marka otrzyma ochronę prawną jako znak towarowy?”

Ta sama nazwa może być silna dla jednego produktu i słaba dla innego

Charakter odróżniający nie jest oceniany w oderwaniu od towarów i usług.

Bada się go w odniesieniu do tych towarów i usług, które mają zostać objęte zgłoszeniem dla danego znaku.

Wyobraźmy sobie hipotetyczne oznaczenie CLOUDTRACK (“Podglądanie chmur”).

Dla jednej kategorii produktów słowa te mogą nie mieć żadnego oczywistego opisowego znaczenia.

W przypadku oprogramowania służącego do śledzenia danych lub procesów w chmurze obliczeniowej sytuacja może wyglądać zupełnie inaczej.

Podobnie słowo nawiązujące do szybkości, inteligencji, zrównoważonego rozwoju, automatyzacji czy bezpieczeństwa może mieć zupełnie inne znaczenie z punktu widzenia prawa znaków towarowych zależnie od tego, co faktycznie sprzedaje dana firma.

To jeden z powodów, dla których wykazu towarów i usług, do jakich oznaczania znak towarowy ma być wykorzystywany, nie należy traktować jako czysto administracyjnego elementu zgłoszenia.

Nazwa (znak towarowy) i wykaz towarów i usług są ze sobą prawnie powiązane.

Jednocześnie też oznaczenie, które nie może zostać zarejestrowane dla części towarów lub usług, nie musi napotkać tego samego problemu w odniesieniu do innych.

Samo połączenie zwykle używanych słów nie tworzy automatycznie silnego znaku towarowego

Wiele współczesnych marek technologicznych i konsumenckich powstaje poprzez łączenie dobrze znanych słów. Przykładem jest OPENAI, producent chatu GPT.

Czasami takie połączenie daje rzeczywiście odróżniający rezultat w ocenie Urzędu rejestrującego znaki. Przykładem jest tutaj “Netflix”, czyli połączenie słów “net” (“sieć”) i “flix” (potocznie: “filmy”) dla serwisu streamingowego udostępniającego filmy i seriale użytkownikom przez Internet. Powstałe słowo “Netflix” nie jest zwykłym, poprawnym gramatycznie wyrażeniem, którego konkurencja używa w codziennym języku. Połączenie tych słów w jedno zmienia ich postrzeganie: całe słowo odciąga uwagę klienta od bezpośredniego opisu cech produktu, stając się unikalną nazwą własną.

Czasami jednak połączenie dwóch słów nie wystarczy do skutecznej rejestracji znaku towarowego i tak właśnie było w przypadku unijnej rejestracji znaku OPENAI. Oznaczenie to zostało uznane za opisowe i odmówiono jego zarejestrowania w Unii Europejskiej, ponieważ w ocenie urzędników oznaczało ono po prostu “otwartą” (dostępną dla każdego) sztuczną inteligencję, podobnie jak termin “open source” oznacza otwarte oprogramowanie, którego kod źródłowy jest publicznie dostępny dla każdego. Nie oznacza to jednak, że firma OPENAI całkowicie straciła szansę na rejestrację samej nazwy w Unii: może nadal o nią walczyć, próbując udowodnić tzw. wtórną zdolność odróżniającą, czyli wykazać za pomocą ogromnej liczby dowodów i analiz rynkowych, że konsumenci w Europie widząc słowo „OPENAI” nie myślą o definicji „otwartej sztucznej inteligencji”, lecz wyłącznie o konkretnej firmie z San Francisco.

Połączenie dwóch opisowych elementów nie musi prowadzić do powstania odróżniającego znaku towarowego, jeżeli całe zestawienie nadal jest łatwo rozumiane jako opis danych towarów lub usług.

Podobnie usunięcie spacji, zmiana wielkości liter czy zastosowanie nieco nietypowej pisowni nie rozwiązuje automatycznie problemu.

Ma to szczególne znaczenie w przypadku firm technologicznych, gdzie nazwy brandingowe często wykorzystują elementy takie jak: AI, cloud, smart, data, open, secure, pay, connect, health, eco albo inne określenia ściśle związane z samym produktem.

Pytanie więc nie brzmi, czy zgłaszający stworzył nowy ciąg znaków.

Pytanie brzmi, czy powstałe oznaczenie pełni funkcję znaku towarowego, zamiast jedynie przekazywać informacje o produkcie lub usłudze, dla której jest przeznaczone. Oznaczenie powinno zapadać w pamięć odbiorcy w odniesieniu do towarów lub usług w taki sposób, by mógł budować w oparciu o ten “ślad pamięciowy” trwałe skojarzenie między znakiem towarowym a tymi usługami czy produktami. Innymi słowy, celem znaku towarowego jest uproszczenie nabywcy ponownego zakupu czy polecania produktu innym osobom - postrzegając znak, odbiorca kojarzy go z pochodzeniem towarów czy usług z konkretnego źródła, wie, że te towary i usługi mają cechy, które mu odpowiadają. Oznaczenie “buty sportowe” nie daje nabywcy tej możliwości, bo nie ma samo w sobie unikalnej wartości, którą nabywca mógłby odzielić od zwykłej informacji o produkcie. Z kolei znak towarowy “Nike” daje już nabywcy taką możliwość, mimo że “Nike” oznacza grecką boginię zwycięstwa, a więc w pewien sposób producent wskazuje na cechę swoich butów sportowych - sugeruje, że są tak skonstruowane, by sportowcy odnosili w nich zwycięstwa. Jest to tzw. znak fantazyjny, czyli pozostający tak daleko znaczeniowo od kategorii produktów, że odbiorcy na pewno nie potraktują go jako ich zwykły opis i ma szansę zostawić w ich pamięci ten “ślad pamięciowy”, który jest konieczny, by oznaczenie pełniło funkcję znaku towarowego.

Znak towarowy nie musi być bardzo “fantazyjny”

Innego rodzaju błędem przy wybieraniu nazwy brandingowej jest kierowanie się przekonaniem, że ochronę mogą uzyskać wyłącznie całkowicie wymyślone słowa, zupełnie bądź prawie zupełnie nie nawiązujące do specyfiki towarów i usług.

Tak również nie jest.

Przepisy potwierdzają, że do uniknięcia odmowy rejestracji znaku towarowego wystarczy, by oznaczenie miało choć minimalny stopień charakteru odróżniającego.

Firma nie musi więc wybierać niejasnej albo pozbawionej znaczenia nazwy tylko po to, aby móc uzyskać na nią ochronę jako znak towarowy.

Zazwyczaj chodzi o znalezienie właściwego balansu: nazwy, która działa komercyjnie, ale nie opisuje produktu tak bezpośrednio, że uzyskanie realnej wyłączności prawnej w obrocie handlowym staje się bardzo trudne.

Dlatego badanie dostępności znaku i jego zdolności rejestrowej najlepiej przeprowadzić wtedy, gdy różne warianty nazwy są jeszcze brane pod uwagę.

Na tym etapie analiza prawna może realnie wspierać decyzję biznesową. Taka kolejność jest też znacznie lepsza niż podjęcie decyzji wyłącznie w oparciu o kryteria marketingowe czy zignorowanie rzetelnej analizy prawnej i następnie mierzenie się z konsekwencjami w postaci odmów rejestracji, braku możliwości egzekwowania praw do marki przy naruszeniach czy konieczności dokonania rebrandingu.

Logo może pomóc, ale nie zawsze rozwiązuje podstawowy problem ze słabością elementu słownego brandingu

Czasami znak graficzny lub słowno-graficzny rzeczywiście może zostać zarejestrowany, mimo że zawarty w nim element słowny jest opisowy albo pozbawiony charakteru odróżniającego. O znakach słownych i graficznych oraz różnicach między logo, marką (“brandem”), a znakiem towarowym piszę tutaj.

Kiedy rejestracja znaku słownego wydaje się trudna, często pojawia się pytanie:

„A może po prostu zgłosimy logo?”

EUIPO uznaje, że odpowiednio odróżniające elementy graficzne lub stylizacja mogą nadać oznaczeniu złożonemu wystarczający charakter odróżniający.

Nie należy jednak utożsamiać tego z uzyskaniem silnej ochrony na samą nazwę brandingową.

Rejestracja oparta na charakterystycznej grafice może być bardzo użyteczna.

Może chronić logo jako całość.

Jeżeli jednak najważniejszym komercyjnie aktywem jest sama nazwa marki (element słowny), przedsiębiorca powinien rozumieć różnicę pomiędzy:

posiadaniem zarejestrowanego logo zawierającego nazwę

a

posiadaniem silnego prawa wyłącznego do samej nazwy.

Różnica ta może mieć szczególne znaczenie przy późniejszym egzekwowaniu praw.

Szerzej omawiam ją w artykule „Logo, marka (brand), znak towarowy – czym się różnią?”.

Sukces rynkowy brandingu nie oznacza automatycznie skutecznej rejestracji znaku towarowego

Inne częste założenie brzmi:

„Klienci już nas znają, więc znak musi mieć charakter odróżniający”.

Samo używane oznaczenia (brandingu) w charakterze znaku towarowego nie powoduje samo z siebie nabycia praw do znaku towarowego. Konieczna jest tutaj formalna rejestracja znaku w odpowiednim urzędzie.

Poza tym z prawnego punktu widzenia mogą tu występować dwie różne kwestie.

Pierwsza: czy oznaczenie (branding) posiada pierwotny charakter odróżniający, czyli te kwestie, które poruszaliśmy wcześniej w tym artykule.

Druga: czy oznaczenie nabyło charakter odróżniający w następstwie używania.

Przepisy umożliwiają w określonych przypadkach rejestrację oznaczenia, które nabyło charakter odróżniający wskutek używania. Wymaga to jednak przedstawienia dowodów wskazujących, że właściwy krąg odbiorców, właśnie ze względu na dane oznaczenie, zaczął identyfikować określone towary lub usługi jako pochodzące od konkretnego przedsiębiorcy. Znaczenie mogą mieć m.in. dane dotyczące sprzedaży, wydatków reklamowych, materiały marketingowe, faktury i inne dowody rozpoznawalności rynkowej.

W przypadku unijnego znaku towarowego dodatkowym wyzwaniem jest zakres terytorialny. Jeżeli brak pierwotnego charakteru odróżniającego dotyczy określonej części Unii Europejskiej, nabycie charakteru odróżniającego trzeba wykazać na całym terytorium, na którym pierwotnie istniała przeszkoda.

Nabyty charakter odróżniający może więc mieć duże znaczenie dla marek już obecnych na rynku.

Nie powinien być jednak traktowany jako łatwe obejście problemu wyboru oznaczenia, które od początku może skutecznie pełnić funkcję znaku towarowego dzięki posiadaniu pierwotnej zdolności odróżniającej.

Problemy z rejestracją znaku towarowego nie są jedynym biznesowym skutkiem słabej prawnie nazwy brandingowej

Same problemy z rejestracją to często tylko początek trudności.

Nawet jeżeli Urząd zaakceptuje zgłoszenie, przyjmując, że marka ma tzw. minimalną zdolność odróżniającą, przekonywanie Urzędu do tego może trwać miesiącami. Konkurenci mogą potem i tak kwestionować rejestrację w tzw. okresie sprzeciwowym.

Następnie rejestracja być podważana wnioskami o jej unieważnienie.

Dodatkowo marka silnie oparta na słowach opisowych w odniesieniu do oznaczanych nią towarów lub usług może później powodować praktyczne trudności przy egzekwowaniu praw w przypadku rzeczywistych naruszeń. Naruszyciele mogą bronić się składając właśnie wnioski o unieważnienie znaku i podnosić argumentację o opisowym charakterze znaku na etapie negocjacji przed procesowych, co komplikuje i przedłuża ewentualne negocjacje czy późniejsze procesy sądowe. Niewykluczona jest również wygrana naruszycieli, nawet jeśli rzeczywiście doszło do przejęcia pozytywnych skojarzeń nabywców związanych ze słabą prawnie marką, które jednak będzie trudno wykazać pod kątem dowodowym w sporze.

Więcej o błędach, które mogą sprawić, że problem z nazwą pojawi się dopiero po starcie biznesu, piszę w artykule: „5 błędów przy ochronie marki w Polsce i jak ich uniknąć”.

Ma to szczególne znaczenie wtedy, gdy w budowę marki inwestowane są istotne środki.

Nie oznacza to, że każdą nazwę o opisowym charakterze należy bezwględnie odrzucić.

Oznacza natomiast, że warto przeanalizować siłę marki od strony prawnej zanim zaangażowanie biznesowe w daną nazwę stanie się trudne do odwrócenia.

Najlepszy moment na analizę prawną marki to etap wyboru nazwy

Porada dotycząca znaku towarowego jest często uzyskiwana dopiero wtedy, gdy marka od strony biznesowej została już zaakceptowana.

Strona internetowa istnieje.

Opakowania zostały zaprojektowane.

Founderzy są przywiązani do nazwy.

Agencja marketingowa stworzyła wokół niej całą identyfikację wizualną.

Wtedy prawnik ma odpowiedzieć na pytanie, czy już wykonywana decyzja biznesowa może zostać skutecznie zabezpieczona.

Znacznie lepszym momentem na analizę prawną nazwy brandingowej jest wcześniejszy etap.

Jeżeli nadal istnieje kilka wariantów nazwy, można je porównać z dwóch perspektyw.

Marketingowej:

• Czy nazwa komunikuje właściwe pozycjonowanie?

• Czy jest łatwa do zapamiętania?

• Czy pasuje do produktu i odbiorcy?

Prawnej:

• Czy jest dostępna?

• Czy posiada pierwotny charakter odróżniający?

• Jak szeroką i rzeczywiście użyteczną ochronę można uzyskać?

• Czy nazwa rodzi problemy w odniesieniu do najważniejszych towarów lub usług?

• Czy przedsiębiorca będzie w stanie skutecznie egzekwować swoje prawa?

Najlepszym wyborem nie musi być nazwa, która z prawnego punktu widzenia jest „najsilniejsza”. Jej ocena prawna powinny jednak być jednym z elementów świadomie podejmowanej decyzji. Więcej o tym, jakie cechy powinna mieć nazwa brandingowa lub logo, by uzyskać dla nich skuteczną ochronę dzięki prawu do znaku towarowego, piszę tutaj.

Buduj portfolio ochrony odpowiednio do rzeczywistej siły marki

Czasami przedsiębiorca świadomie wybiera atrakcyjną komercyjnie nazwę, mimo że jej sytuacja prawna nie jest idealna.

Może to być racjonalna decyzja.

Strategia własności intelektualnej powinna wtedy tę decyzję uwzględniać.

W zależności od sytuacji można rozważyć m.in.:

• ochronę silniejszej marki głównej;

• stworzenie odróżniającej submarki;

• rejestrację znaku graficznego;

• ochronę wzoru produktu albo opakowania;

• konsekwentne rozwijanie charakterystycznych elementów identyfikacji wizualnej;

• albo stopniowe budowanie dowodów nabycia charakteru odróżniającego.

Strategia znakowa nie zawsze sprowadza się więc do odpowiedzi „tak” albo „nie” na pytanie o rejestrację.

Chodzi również o zrozumienie, co firma rzeczywiście może skutecznie chronić, i zbudowanie szerszego portfolio IP wokół tej sytuacji.

Jeżeli przedsiębiorca chce spojrzeć szerzej niż na sam znak towarowy, pomocny może być również IP Scan: audyt pozwalający zidentyfikować najważniejsze aktywa własności intelektualnej firmy, w tym m.in. marki, logo, wzory, prawa autorskie, software i know-how, oraz ustalić priorytety ich ochrony. O IP Scan piszę szerzej w osobnym materiale.

Praktyczny wniosek

Przy ocenie nowej nazwy marki rozdzieliłabym dwa pytania:

Czy to dobra nazwa marketingowa?

oraz

Czy to silny znak towarowy?

Najlepsze nazwy często potrafią spełnić oba te kryteria.

Nie są to jednak testy oparte o te same kryteria weryfikacji.

Przed zainwestowaniem znacznych środków w nową nazwę na rynku polskim lub w UE warto sprawdzić, czy nazwa brandingowa:

• czy nie koliduje z istotnymi wcześniejszymi prawami;

• co oznacza w odniesieniu do planowanych towarów lub usług;

• czy posiada pierwotny charakter odróżniający;

• czy ważne elementy nazwy nie mają charakteru opisowego;

• jaki rodzaj ochrony jest realnie dostępny;

• oraz czy uzyskane prawo będzie odpowiadało sposobowi, w jaki firma zamierza używać marki i egzekwować swoje prawa.

Krótka analiza przeprowadzona na etapie wyboru nazwy może być znacznie prostsza niż próba wzmacniania sytuacji prawnej marki, kiedy nazwa została już wykorzystana biznesowo.

Celem nie jest całkowite podporządkowanie decyzji o wyborze marki przepisom dotyczącym rejestracji znaków towarowych. Chodzi o to, aby podejmując decyzję dotyczącą przyjęcia brandingu, przedsiębiorca wiedział, co wybiera.